(一)邦德007案件
1、案号:(2011)高行终字第374号
2、案情
谢花珍于2002年3月22日向商标局申请注册被异议商标“邦德007BOND”,指定使用商品为第10类子宫帽、避孕套、非化学避孕用具。在法定异议期间,“007”系列电影的制片人丹乔公司向商标局提出商标异议申请,请求不予核准被异议商标注册。商标局认定谢花珍并未恶意抄袭丹乔公司的商标机侵犯其著作权,故裁定准予被异议商标注册,后丹乔公司不服该裁定,项商标局评审委员会提出异议复审请求。
3. 法院观点
“007”、“JAMES BOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度,“007”、“JAMES BOND”作为“007”系列电影中的角色名称已为相关公众所了解,其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶,由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此,在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。
孙鑫鑫律师认为:该案件可以算作法院首次通过案例的形式认可了在先知名角色名称属于商标法第31条规定的在先权利,并据此属于商品化权益。
(二)甲壳虫案
1、案号:(2015)高行(知)终字第752号
2、案情
第4375006号“TEAM BEATLES 添•甲虫”商标由自然人连某某、陈某某于2004年11月22日向商标局提出注册申请,指定使用在第18类钱包等商品上,商标局初步审定后,苹果有限公司向商标局提出异议,主要理由为:“The BEATLES”(中文译为“披头士”或“甲壳虫”)是英国著名乐队的名字,其唱片及音像制品在包括中国在内的许多国家和地区畅销并享有盛誉,被异议商标中包含披头士乐队的名字,其注册和使用侵犯了其对“BEATLES”享有的在先权利。
3、法院观点
作品或名称通过商业化使用,能够给拥有者带来相应的利益,可以作为“在先权利”获得保护。“商品化权”无明确规定,称为“商品化权益”并无不可。苹果公司提交证据表明The BEATLES”乐队是在中国享有盛名的乐队,在中国大陆地区具有极高的知名度,且乐队在中国大陆地区的中文名称是“甲壳虫乐队”。被异议商标完整包含了乐队的英文名称“BEATLES”,中文“添•甲虫”与乐队中文名称甲壳虫相近。
被异议商标指定使用的钱包等商品属于日常消费品,苹果公司主张的商品化权益可以延及上述商品,故被异议商标的注册申请会使相关公众误认为上述商品来源于甲壳虫乐队,从而使苹果公司对“The BEATLES”乐队名称享有的商品化权益受到损害。
(三)功夫熊猫案
1、案号:(2015)高行(知)终字第1973号
2、案情
第7 4 9 1 6 4 8 号“ 功夫熊猫KUNGFUPANDA”商标由某有限公司于2009年6月23日向国家工商总局商标局(以下简称商标局)提出注册申请,指定使用在第44类医疗按摩等服务上,商标局初步审定后,梦工场动画影片公司向商标局提出异议,被驳回后又向商标评审委员会(以下简称商评委)提出异议复议申请。
梦工场公司提起复审的主要理由是:“功夫熊猫”、“KUNG FUPANDA”是申请人制作的知名电影,申请人对其享有商标权,且对相关美术作品享有著作权;“功夫熊猫”、“KUNG FU PANDA”享有很高的知名度,申请人对其享有在先商品化权。此外, 申请人同时请求依据修改前的《商标法》第十条第一款第(八)项、第二十八条、第四十一条以及相关指导意见对被异议商标不予核准注册。
3、法院观点
法院根据梦工场提交的证据认定其是动画电影功夫熊猫GONGFUPANDA 的出品单位,且在被异议商标申请日前该影片已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传,并已公映,“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为梦工场公司知名影片及其中人物形象的名称已为相关公众所了解,具有较高知名度。
而且,该知名度的取得是梦工场创造性劳动的结晶,其所带来的商业价值和商业机会也是梦工场投入大量劳动和资本所获得。因此,“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为在先知名的电影名称及其中的人物形象名称应当作为在先“商品化权”得到保护。
孙鑫鑫律师认为:该案应该是法院首次明确“商品化权”的确不是我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身时,则该电影名称或电影人物形象及其名称可成为商标注册中的“在先权益”予以保护。
(四)乔丹案
1、案号:(2016)最高法行再27号
2、案情
乔丹体育股份有限公司是国内具有较高知名度的体育用品企业,在国际分类第25类、第28类等商品或者服务上拥有“乔丹”、“QIAODAN”等注册商标。
2012年,迈克尔•乔丹以争议商标的注册损害其姓名权,违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定等理由为由,向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。商标评审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均未支持迈克尔•乔丹的主张。此后,迈克尔•乔丹向最高人民法院申请再审。
3、法院观点
自然人就特定名称主张姓名权保护的,该特定名称应当符合以下三项条件:
(1)该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉;(2)相关公众使用该特定名称指代该自然人;(3)该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。
基于上述标准,同时考虑本案现有证据,可以证明“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉,并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系,故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。在争议商标的申请日之前,再审申请人在我国一直具有较高的知名度,其知名范围已不仅仅局限于篮球运动领域,而是已成为具有较高知名度的公众人物。本案争议商标损害了再审申请人的在先姓名权,可以依据商标法第31条的在先权益予以保护。
孙鑫鑫律师认为:本案虽然主张的是乔丹的在先姓名权,但实际保护的还是其姓名权中蕴含的商业价值和权益,实则仍可看作保护的是一种在先商品化权益。
(五)葵花宝典案
1、案号:(2021)最高法行再254号
2、案情
争议商标“葵花宝典”由上海游奇公司申请注册,核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等商品上。完美世界数字公司以 “申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”为由,对诉争商标提出无效宣告申请,商标评审委员会经审理裁定诉争商标予以无效宣告。
上海游奇公司提起行政诉讼,北京知产法院撤销了被诉裁定,北京高院维持了一审判决。完美世界公司向最高人民法院提起再审申请,最高人民法院最终支持了再审请求,撤销了一审、二审判决。
3、法院观点
最高人民法院认为,“商品化权益”虽然并非法律规定的概念,但是不能囿于其名称而径行得出“商品化权益”不受我国法律保护的结论。某项特定的权益是否受法律保护、如何保护,要与具体的法律规范相结合。
商标法第32条规定的“在先权利”包括“民事权利''和“其他应予保护的合法权益。符合特定条件的“作品名称、作品中的角色名称等”纳入“在先权利"给予保护,并非在著作权法等法律之外创设了新的权益。
葵花宝典这一作品中的特有名称,符合《商标授权确权司法解释》第二十二条第二款的特定条件,葵花宝典注册商标违反了商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有在先权利”的规定,应当宣告无效。
孙鑫鑫律师认为:首先,最高院在该案中肯定了商品化权益能够受法律保护。此外,还着重论述了《商标授权确权司法解释》第二十二条第二款中符合条件的对象的具体类别和内容。将保护对象扩大至作品中的其他特有名称(例如本案这种武功秘籍的名称),拓展了前述司法解释涉及作品的保护范围,同时也间接扩大了作品的商业利益,具有创新性。在该案中,看上去最高院仅是将作品的保护范围扩大了一小步,但是笔者认为这种“微创新”对商标授权确权司法裁判将会有更为深远的影响。